Kapitola I. Právní ochrana duševního vlastnictví (ČÁST 3)

Ochrannou známkou může být:

  • slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.);
  • slovní označení ve zvláštním grafickém písmu;
  • obrazová označení (kresby);
  • kombinovaná označení slova a kresby (loga);
  • prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve);
  • kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou);
  • barva nebo kombinace barev.

Kromě slovních označení v běžném písmu může být ochranná známka přihlášena podle volby přihlašovatele v černobílém nebo barevném provedení. U barevné ochranné známky se ochrana vztahuje na užité barvy a jejich uspořádání. Známka se musí důsledně užívat pouze v tomto barevném provedení.

Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:

  • označení, které nemůže být graficky znázorněno (např. zvukové znělky, speciální vůně, televizní přenos);
  • označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby;
  • označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby;
  • označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech;
  • označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu (tvar výrobku, který je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží);
  • označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům;
  • označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb;
  • označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisný údaj, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ;
  • označení, které obsahuje prvky požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
  • označení obsahující jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
  • označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly;
  • označení, jehož užívání se příčí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z mezinárodních smluv;
  • označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře;
  • označení, které je shodné se starší ochranou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jinou osobu a pro shodné výrobky nebo služby a dále označení obsahující prvky takové starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Tuto skutečnost si může přihlašovatel ověřit ještě před podáním přihlášky ochranné známky provedením rešerše.
  • označení, které zasahuje do práv třetích osob, uplatněných řádně a včas podanými námitkami proti přihlášce ochranné známky.

Přihláška ochranné známky

Ochrannou známku si může přihlásit každá fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům.

Přihlášku ochranné známky může podat buď přímo přihlašovatel nebo si může pro tento účel zvolit zástupce, zejména advokáta nebo patentového zástupce. Zástupce se musí při podání přihlášky prokázat plnou mocí podepsanou přihlašovatelem. Pokud přihlašovatel nemá podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR, musí přihlášku ochranné známky podávat prostřednictvím člena České advokátní komory nebo Komory patentových zástupců ČR. Tato podmínka neplatí, pokud je přihlašovatel státním příslušníkem EU nebo státu, který je smluvní stranou EHS (nebo má výše svou správu či sídlo), a je usazen na území ČR nebo zde poskytuje služby. Tyto osoby musí uvést adresu v ČR, kam jim budou zasílány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky. Všechna podání Úřadu se činí v českém jazyce.

Přihláška musí obsahovat:

  • žádost o zápis ochranné známky do rejstříku;
  • název a sídlo firmy nebo jméno a bydliště přihlašovatele;
  • znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky;
  • seznam výrobků nebo služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána. Výrobky nebo služby musí být seřazeny a zatříděny podle tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb (Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody
  • podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Jakmile Úřad přihlášku obdrží, vyznačí na ni datum a čas podání. Od tohoto okamžiku má přihlašovatel právo přednosti před každým, kdo by si následně přihlásil shodné označení pro shodné výrobky či služby.

Přihláška dále může obsahovat:

  • jméno a adresu zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen;
  • adresu pro doručování, má-li být odlišná od uvedené adresy přihlašovatele nebo zástupce.

Přílohy k přihlášce:

  • tři vyobrazení přihlašované ochranné známky o velikosti A8 až A4 (s výjimkou slovních známek přihlašovaných v běžném písmu);
  • plná moc zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.

Řízení o přihlášce

Po podání přihlášky Úřad zjišťuje, zda má přihláška všechny potřebné náležitosti. Pokud shledá vady, které by bránily v dalším řízení (např. nesprávné zatřídění seznamu výrobků či služeb), vyzve písemně přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže přihlašovatel na výměr Úřadu nereaguje a vady neodstraní, Úřad přihlášku ochranné známky odmítne. Pokud přihláška nemá takové vady nebo pokud byly přihlašovatelem odstraněny, provádí Úřad tzv. věcný průzkum přihlašovaného označení, kde zjišťuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu do rejstříku. Jestliže jde o označení, které nemůže být zapsáno do rejstříku, vyrozumí o této skutečnosti přihlašovatele, který se může ve stanovené lhůtě k výměru Úřadu vyjádřit a případně překážku zápisu odstranit. Není-li možné zápisnou překážku odstranit, Úřad přihlášku ochranné známky zamítne.

Jestliže je přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu, který vychází jednou měsíčně. Ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění mohou osoby, do jejichž dříve získaných práv může zveřejněné označení zasáhnout, podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Okruh osob oprávněných k podání námitek je stanoven zákonem o ochranných známkách. V případě podání námitek musí Úřad rozhodnout, zda jsou námitky odůvodněné a zda přihlašované označení zasahuje do práv osoby, která je podala. Vtom případě Úřad rovněž přihlášku ochranné známky zamítne. Jestliže proti přihlášenému označení nejsou ve stanovené lhůtě podány námitky nebo jestliže byly tyto námitky zamítnuty jako neodůvodněné, Úřad přihlášené označení zapíše do rejstříku ochranných známek. Na základě toho Úřad vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Doba platnosti ochranné známky

Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let od data podání přihlášky u Úřadu. Ochrannou dobu je možné na žádost vlastníka ochranné známky obnovit vždy na dalších deset let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jejíž formulář je u Úřadu k dispozici, se podává nejdříve v posledním roce její ochranné doby, avšak před datem jejího uplynutí. Za zvýšený poplatek je možné žádost o obnovu zápisu podat ještě do šesti měsíců po tomto datu. Není-li žádost o obnovu zápisu podána, ochranná známka zaniká.

Kolektivní ochranná známka

Kolektivní ochranná známka je označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení založené za účelem společného označování výrobků či služeb od výrobků či služeb jiných podnikatelů. K přihlášce kolektivní ochranné známky je třeba přiložit písemnou smlouvu uzavřenou mezi všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení, která stanoví podmínky používání kolektivní ochranné známky, včetně sankcí za jejich porušení.

Přihlašování  do zahraničí

Ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem na základě přihlášky podané u tohoto Úřadu je platná pouze na území České republiky. Pokud si chce přihlašovatel zajistit ochranu své známky i v jiném státě, musí podat buď přihlášku ochranné známky přímo u zápisného úřadu tohoto státu nebo musí za dále uvedených podmínek podat u Úřadu žádost o mezinárodní zápis ochranné známky. Třetí možností je podání přihlášky ochranné známky Společenství pro celé území Evropské unie, kterou lze podat u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve španělském Alicante nebo u národního úřadu kteréhokoliv členského státu Evropské unie.

Mezinárodní ochranná známka

Ochranné známky zapsané, příp. přihlášené v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států na základě dvou mezinárodních smluv, v nichž je Česká republika smluvní stranou, a to Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě.

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele.

U přihlášky ochranné známky u Mezinárodního úřadu lze uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice (datum podání přihlášky v České republice) za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice a ochranná známka již bude zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky, pokud jsou v mezinárodní přihlášce uvedeny smluvní státy Madridské dohody. Mezinárodní zápis směřující do těchto států se musí opírat o zápis ochranné známky v České republice, a to i v případě, že jsou v mezinárodní přihlášce uvedeny státy, které jsou členy jak Madridské dohody, tak i Protokolu (např. Spolková republika Německo).

 

Jestliže přihlašovatel uplatňuje ochranu pouze ve státech, které jsou členy výlučně Protokolu a nejsou současně členy Madridské dohody (např. Velká Británie), může být mezinárodní zápis uskutečněn na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v České republice. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v České republice. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky v České republice skončí zamítnutím přihlášky nebo odmítnutím přihlášky či zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis zrušen v mezinárodním rejstříku.

Jestliže bude v mezinárodní přihlášce uveden alespoň jeden stát, který je smluvním státem Madridské dohody, bez ohledu na to, zda je současně stranou Protokolu, musí se mezinárodní zápis opírat o zápis téže ochranné známky v České republice.

V obou případech je však možné podat žádost o mezinárodní zápis současně s přihláškou ochranné známky v České republice nebo kdykoli během řízení o této přihlášce nebo kdykoli v době platnosti ochranné známky. Pokud si přihlašovatel přeje uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice, je nutné, aby byla žádost o mezinárodní zápis u Úřadu podána nejpozději do jednoho měsíce od podání této přihlášky u Úřadu. Od 1. 10. 2004 je smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek rovněž Evropské společenství. Jestliže přihlašovatel uvede v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky Evropské společenství jako celek, bude v případě udělení ochrany mezinárodní ochranná známka platit na území všech členských států Evropské unie, stejně jako ochranná známka Společenství přihlášená přímo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Doba platnosti mezinárodní známky je deset let a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Mezinárodně přihlášená ochranná známka se zapisuje do mezinárodního rejstříku vedeného Mezinárodním úřadem. Zápis známky oznamuje tento úřad všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou na základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmnáct měsíců a opírá-li se odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po této lhůtě.

Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde z jakéhokoli důvodu k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její mezinárodní zápis zrušen v mezinárodním rejstříku.

 

Pokud chce vlastník ochranné známky získat pro tuto známku ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě, musí žádat o její zápis tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě.

1.8 Licenční smlouvy k předmětům průmyslově právní ochrany

Licenční smlouva je ta, kterou jedna strana (poskytovatel licence ) uděluje druhé straně (nabyvatel licence) povolení užívat ochranného práva v oboru průmyslového vlastnictví (zvl. patent, ochranná známka, průmyslový vzor). Na druhé straně však licenční smlouvy se často uzavírají í na tzv. know-how (nechráněné znalosti a zkušenosti výrobní, technické či technologické, nechráněné vynálezy, receptury, obchodní metody či zkušenosti, včetně konstrukční a technické dokumentace apod.), jejichž ochrana spočívá výlučně v jejich nezveřejnění a v důsledném utajování.

U nás se používá dělení licencí na licenční smlouvy aktivní a pasivní.

  • Aktivní licence(export license, někdy též license sale agreement) má českého poskytovatele a nabyvatel sídlí v zahraničí. Někdy bývají též nazývány exportními licencemi.
  • Pasivní licence (import license, někdy též license purchase agreement) má tuzemského nabyvatele a poskytovatel má sídlo v zahraničí. Někdy jsou též nazývány licencemi importními.

Podle předmětu licence rozeznáváme:

  • licence patentové (patent license), jejichž předmětem je poskytnutí práva využívat platný patent buď v zemi nabyvatele nebo v zemích, kam nabyvatel licence hodlá licenční výrobek vyvážet;
  • licence známkové (trade-mark license nebo i trademark license), jejichž předmětem je využití ochranných známek;
  • licence vzorové (industrial design license na průmyslový vzor nebo utility design license na užitný vzor), jejichž předmětem je průmyslový nebo užitný vzor;
  • licence na know how (někdy zvané i know-how license), jejichž předmětem je poskytnutí nechráněných výrobně-technických poznatků, znalostí či zkušeností. Předání příslušných výrobně-technických poznatků je předpokladem a zárukou dokonalého osvojení prakticky každé licenční výroby, a proto velká většina licenčních smluv všech typů uzavíraných v dnešní době obsahuje v nějaké míře příslušné know-how. Tato licence je též nazývána nepravou licencí;
  • sdružená licence (package license) je smlouva, kterou se uděluje povolení k užití několika nehmotných statků či průmyslových práv najednou, tj. v rámci jedné smlouvy. Většinou bývá mezi nimi vnitřní spojitost či návaznost, neboť se vzájemně doplňují. V případech, kdy spolu však vzájemně přímo nesouvisejí a v jedné smlouvě tak došlo ke spojení několika různých licenčních vztahů, bývá z praktických důvodů odpovědnost stran pro každý konkrétní licenční vztah sjednána a stanovena samostatně. Je třeba však upozornit na určité nebezpečí, že poskytnutím sdružené licence (zvané též hromadné nebo svazové) může dojít k porušení kartelových zákonů, zejména je-li soubor patentů a ostatních nehmotných statků (intangibles) poskytovatele vnucován nabyvateli proti jeho svobodné vůli. K případům nejvýznamnějších porušení kartelových dohod dochází zpravidla tam, kde poskytovatel zaujímá dominantní nebo dokonce monopolní postavení na trhu a jeho jednání představuje zneužití tohoto jeho postavení, které se projevuje typicky tím, že negociačním partnerům jsou jeho jednostranně výhodné smluvní podmínky prezentovány jasně ultimativním způsobem. Možné kolizi s antitrustovým právem se proto strany snaží vyhnout či předejít tím, že nabyvatel prohlásí, že k této transakci došlo na základě jeho svobodného rozhodnutí a výběru jednotlivých licencí, s ohledem na výhodnost celé této obchodní operace pro nabyvatele;
  • licence smíšené (combined license) jsou kombinací výše uvedených druhů licencí, umožňující využívat společně chráněná práva a nechráněné skutečnosti, zejména know-how, a jsou dnes nejčastějším a nejobvyklejším typem licencí. Ve velké většině případů jsou tyto smlouvy spojeny též s dovozem strojů a zařízení, komponentů a surovin potřebných pro zamýšlenou licenční výrobu, přičemž tyto dovozy bývají zpravidla upraveny samostatnou smlouvou uzavřenou ve vazbě na smlouvu licenční;
  • křížové licence (cross-license nebo cross-licensing agreement) neboli tzv. vzájemně bezplatné licence, jsou taková ujednání, na jejichž základě si smluvní strany vzájemně vyměňují práva k využití svých vynálezů chráněných patenty, a to zpravidla bezúplatně;
  • technologické licence (know-how license) jsou licence, jejichž předmětem je poskytnutí know-how chráněného pouze jeho důsledným utajováním. Sem patří i významná poskytnutí nejrůznějších tzv. velkých technologických licencí na know-how, umožňujících zavedení a provozování velkých výrobních procesů (například na výrobu určitého druhu piva nebo v hutní a sklářské výrobě a dalších)
  • výrobkové licence (product license), jejich předmětem je výrobek určený k prodeji samostatně nebo jako kompletační díl jiného finálního výrobku;
  • výrobní licence (podle toho, jde-li o využití patentů či know-how: patent license to produce nebo know-how license to produce, někdy též production license) jsou případy, kdy na základě licenční smlouvy a podle předané technické dokumentace a know-how poskytovatele vyrábí nabyvatel licenční výrobek, který dodává výhradně poskytovateli licence, který jej použije ve vlastní výrobě k dokompletování stroje nebo celého strojního zařízení. U výrobních licencí proto nepřichází odbyt licenčních výrobků jiným odběratelům, než je poskytovatel licence, prakticky v úvahu. Výjimkou mohou být případné dodávky na filiálky poskytovatele v zemi výroby nebo vývozy výrobku do jiných zemí, které ale určí odběratelům poskytovatel;
  • mlčky poskytnutá licence (implied license), která je možná podle angloamerického práva na základě implicitního souhlasu poskytovatele, popř. na základě jeho konkludentního jednání. Tímto jednáním se rozumí projev vůle učiněný jiným způsobem než výslovným souhlasem s poskytnutím licence. Podle českého práva se však k platnosti takového smluvně právního úkonu vždy vyžaduje projev vůle příslušné smluvní strany.

Podle rozsahu práv, která jsou předmětem licence:

  • výlučné licence, přičemž výlučnost se může týkat rozsahu oprávnění využívat smluvní práva sám nebo smluvních území a to výrobních a vývozních pro export smluvního licenčního výrobku;
  • nevýlučné licence, které méně omezují původně výlučná práva poskytovatele licence. Jde o případy, kdy poskytovatel uzavírá s nabyvatelem nevýlučnou licenční smlouvu, tzn. že si ponechává oprávnění uzavírat obdobné (nevýlučné) licenční dohody i s dalšími výrobci nebo zájemci, zpravidla ve třetích zemích, avšak může tak učinit i v téže zemi, pro kterou již nevýlučnou licenci poskytl původnímu nabyvateli. Sám poskytovatel se také zpravidla nezříká, na rozdíl od licence výlučné, výroby předmětu licence vedle nabyvatele. Nevýlučnému nabyvateli licence také licenční smlouva obvykle zakazuje poskytování sublicencí. Nevýlučnou licenci též nazýváme licencí jednoduchou.
  • nucená licence (compulsory license) představuje zvláštní případ, poněvadž na rozdíl od všech výše uvedených druhů licencí a licenčních smluv, uzavíraných vždy z vůle smluvních stran a s jejich konsensem, může být nucená licence poskytnuta rozhodnutím příslušného státního úřadu – Úřadu průmyslového vlastnictví, a ve dvou případech i proti vůli vlastníka platného patentu, a to: 1. v případě, že majitel patentu nevyužívá svůj vynález buď vůbec, nebo jej využívá nedostatečně anebo odmítá-li řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, nebo 2. ve veřejném zájmu z důvodů obrany a bezpečnosti státu, zdravotních nebo ekologických. Je ovšem třeba uvést, že institut nucené (nebo též i zákonné) licence má význam spíše právní než-li praktický, neboť pouze plní závazek uložený Pařížskou unijní úmluvou jejím členským státům dle čl. 5 oddílu A odst. 4. O jeho praktickém významu svědčí snad nejlépe skutečnost, že v dlouholeté čs. průmyslově-právní praxi nebylo tohoto ustanovení o nucené licenci dosud ještě nikdy použito. Poněkud odlišným případem může být tzv. zákonná licence, kdy právo na užití určitého nehmotného statku bez svolení vlastníka je dáno uživateli již přímo ze zákona, zatímco v případě nucené licence k udělení práva na užití dochází teprve rozhodnutím soudu nebo v ČR Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ustanovení § 509 odst. (1) ukládá smluvním stranám povinnost zápisu uzavřené licenční smlouvy do příslušného rejstříku těchto práv vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví jako podmínku výkonu práva poskytnutého nebo získaného na základě této licenční smlouvy.

Poskytování licencí je tedy možným konečným prostředkem k dosažení finančních příjmů nebo jiné formy prospěchu z výsledků vynálezecké činnosti či předmětu průmyslového vlastnictví jiného druhu. K realizaci slouží licenční smlouva. Licenční smlouvou opravňuje poskytovatel (majitel práva) nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z patentu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo z ochranné známky a nabyvatel se zavazuje k proti plnění v penězích nebo jiné majetkové hodnotě.

1.8.1        Příklad struktury licenční smlouvy, jejíž součástí je i know-how

  • V preambuli vyjádří strany své záměry, které smlouvou sledují. Preambule sama není smluvním ustanovením, slouží však k výkladu smlouvy v případě sporu.
  • Předmět licenční smlouvy přesně uvádí, které právo a jaké know-how se licencí poskytuje, přiložena může být kopie ochranného dokumentu.
  • Článek „Obsah licenčního práva“ vymezuje věcně (výlučnost) a teritoriálně rozsah licenčního oprávněni.
  • Následuje odkaz na předávanou výkresovou a textovou dokumentací, která bývá detailně specifikována v příloze.
  • Mohou být upraveny podmínky poskytnutí personální pomoci poskytovatele nabyvateli při zavádění licenční výroby.
  • Poskytovatel se zpravidla zaručuje, že na předávaném know-how nelpí práva třetích osob a že podle předávaná dokumentace lze vyrobit výrobek s garantovanými vlastnostmi.
  • Strany se zaváží udržovat předávané know-how v tajnosti před třetími stranami.
  • Strany se mohou zavázat ke vzájemnému předávání inovací na licenčním výrobku.
  • Poskytovatel si může osobovat právo kontroly kvality licenčních výrobků včetně sankcí, zejména když má licenční výrobek nést jeho značku.
  • Strany dohodnou součinnost při obraně proti omezování ve výkonu práva jinými osobami.
  • Licenční platby mohou být upraveny jako jednorázové nebo kusové, anebo jako jejich kombinace, tj. před platba a kusové poplatky; stanoví se báze pro výpočet poplatků.
  • Strany si dohodnou periodicitu zúčtování, formu plateb a způsob jejich zdanění.
  • Stanoví se kontrolní mechanismus správnosti plateb. » Stanoví se trvání licenční smlouvy, stav po jejím ukončení, podmínky výpovědi smlouvy.
  • Na závěr se pamatuje na mimořádné situace, s výhodou se uvede rozhodčí doložka.
  • Připojí se seznam příloh.

 

1.8.2        Postup při prodeji licence a uzavírání aktivní licenční smlouvy

1.      Výběr a soustřeďování schválených nabídkových licenčních námětů, jejich průběžné doplňování o informace získané při průzkumu trhu.

2.      Příprava nabídkového řízení a účinných akvizičních materiálů ve vhodném jazyce (dnes téměř výlučně v angličtině) a propagace licenčního tématu na veletrzích, výstavách, odborných sympoziích a při osobních jednáních.

3.      Uzavření příslušné smlouvy mezi zájemcem (vlastníkem příslušného licenčního námětu) a vybranou odbornou firmou, například mandátní smlouvy dle §§ 566 - 576 obch.z. (zvláště mezi podnikateli) nebo smlouvy zprostředkovatelské podle §§ 774 - 777 obč.z., anebo smlouvy o obstarání věci (obstaratelské)  dle §§ 733 - 736 obč.z. Například z obstaratelské smlouvy o obstarání věci vyplývá, že zájemce zajišťuje předmět licenčního obchodu z hlediska technické a věcné správnosti, nezávadnosti a proveditelnosti, a obstaratel zajišťuje smluvně-právní stránku obchodu v dohodnutém rozsahu.

4.      Projednávání vypracované licenční nabídky nebo návrhu licenční smlouvy, při kterém se vyjasňují veškeré technické, komerční a právní aspekty tak, aby smluvní formulace co nejlépe zajišťovaly zájmy české strany (poskytovatele). Česká strana (zájemce o prodej licence) připraví svůj návrh ceny licence, cenové kalkulace a platebních podmínek, který projedná a odsouhlasí s vybranou odbornou firmou (v případě existence jejich smlouvy), s cílem stanovit optimální cenu licence a platebních podmínek jejího splacení v rámci licenční smlouvy, zejména určit nejvhodnější formu finanční úhrady za smlouvou poskytnutá licenční práva, tedy:

  • formou pevné paušální částky stanovené buď pro určitý maximální objem licenční výroby nabyvatele nebo nezávisle na skutečně dosaženém objemu, splatné najednou nebo v několika částkách. Výhodou paušální částky je oboustranná znalost její výše předem, nevýhodou je skutečnost, že přináší oběma stranám největší nejistotu a riziko mýlky ve stanovení objektivně správné a optimální ceny licence. Proto se v mezinárodní licenční praxi setkáváme s úhradou ceny licence pevnou paušální částkou jen zřídka, a to zejména v případech, kdy předmětem smlouvy je pouze předání know how ve stavu, v jakém je má poskytovatel ke dni uzavření licenční smlouvy, technická pomoc je omezena pouze na dobu zavádění licenční výroby a další zlepšení předmětu smlouvy nejsou ani poskytována, ani očekávána. Zvláštním a ojedinělým může být dále případ, kdy určité okolnosti nebo obchodně-politické praktiky brání použití běžných licenčních poplatků nebo činí tuto formu méně výhodnou či přímo nevýhodnou – předpisy některých (zvláště rozvojových) zemí např. stanoví maximálně přípustnou sazbu licenčních poplatků nebo zdaňování licenčních poplatků vyšší sazbou než-li paušální úhrady atp.;

► formou předplatby (vstupního poplatku, down payment), která je používána pouze v kombinaci s běžnými licenčními poplatky (viz dále v textu). Je součástí celkové očekávané úhrady za poskytnutí/získání licence za dobu jejího trvání a plní dvě základní funkce: a) je vyjádřením nákladů na pořízení a předání smluvní technické dokumentace a jejich přednostní úhradou, což je zvláště významné v případě právně nechráněného know-how a jeho možného zneužití a b) je určitou zárukou pro poskytovatele, že nabyvatel vynaloží patřičné úsilí, aby zaplacenou předplatbu co nejdříve amortizoval výrobou a prodejem licenčních výrobků;

► v případě předávání utajovaného know–how probíhá obvykle placení ve zhruba třech druzích splátek:

♦ první je tzv. akontace ve výši přibližně 5 – 25 %, sloužící ke krytí nákladů poskytovatele s vyhotovením smluvní dokumentace,

♦ druhou je největší část - splátka proti předání smluvní dokumentace 50 – 75 %,

♦ zbytek, tzv. zádržné ve výši asi 10 – 20 %, se platí později po splnění záruk nebo po uplynutí určité doby. Všechny splátky je nejlépe platit neodvolatelným akreditivem podle podmínek sjednaných v licenční smlouvě;

  • běžné licenční poplatky (royalties) jsou nejužívanější formou vyplácení podílu poskytovatele na zisku nabyvatele z licenční výroby. Jsou nejčastěji stanoveny procentní sazbou z tzv. čisté prodejní ceny vyrobeného a prodaného licenčního výrobku, to je z ceny účtované nabyvatelem snížené o položky přesně definované ve smlouvě, jako např. cena obalu, dopravné, pojistné, daně a dávky a různé slevy poskytované kupujícímu. Licenční poplatky jsou většinou hlavním zdrojem příjmu poskytovatele a správný odhad jejich optimální výše je proto mimořádně důležitý. Při stanovení výše běžných licenčních poplatků je tedy třeba vzít v úvahu zejména:

► charakter licence (výlučná nebo nevýlučná),

► stupeň zralosti licenčního výrobku nebo technologie (pokud je teprve ve stadiu výzkumu nebo vývoje, pak riziko na straně nabyvatele snižuje jejich výši)

► délku platnosti licenční smlouvy,

► kvalitu patentové a známkové ochrany,

► míru zisku daného odvětví,

► výši předplatby (vstupního poplatku),

► velikost trhu a postavení nabyvatele na něm a světovost předmětu licence;

  • minimální licenční poplatky: ustanovení o minimálních licenčních poplatcích ukládá nabyvateli povinnost úhrady předem stanovené částky i v případě, že objem licenční výroby v daném období nedosáhne odpovídající výše. Nabyvatel je tímto opatřením nucen řádně a aktivně využívat možností daných mu licenční smlouvou a poskytovatel má určitou záruku, že obdrží alespoň část očekávaného licenčního výnosu. Jakmile objem licenční výroby překročí hranici odpovídající dohodnutému minimu, platí nabyvatel pouze běžné licenční poplatky. Odhad výše minimálních licenčních poplatků je složitý. Bývají nejčastěji uplatněny ve smlouvách, v nichž je nabyvateli poskytnuto výlučné právo využívání předmětu licence. Neplní-li nabyvatel řádně povinnost úhrady minimálních poplatků, mívá poskytovatel ze smlouvy právo dle vlastního rozhodnutí buď změnit výlučnost licence na nevýlučnost, nebo od licenční smlouvy odstoupit;
  • opční poplatek: na výrobky nebo technologie, které ještě nebyly ověřeny ve větším měřítku, nebo u nichž nelze dobře předvídat reakci trhu, uzavírají jejich majitelé s potenciálními zájemci o získání licence jako předstupeň tzv. opční smlouvy. Zájemce jimi získá dostatečné informace a čas, aby se mohl v tzv. opční lhůtě odpovědněji rozhodnout, zda uzavře licenční smlouvu či nikoliv, spolu s jistotou, že získá potřebná licenční práva (výlučná nebo nevýlučná), pokud se k tomu ve stanovené opční lhůtě rozhodne. Majitel nového výrobku či technologie obdrží za postoupené právo opce tzv. opční poplatek, jehož výše je závislá na očekávané komerční úspěšnosti licenčního výrobku, na rozsahu uvažovaného licenčního území a obecně na rozhodujících podmínkách budoucí licenční smlouvy. Opční poplatek se platí většinou předem a je-li opční lhůta delší (obvykle více než 6 měsíců), mohou se strany dohodnout na jeho úhradě ve dvou nebo i více splátkách. Opční poplatek se někdy započítává (většinou jen částečně) na licenční poplatky splatné na základě budoucí licenční smlouvy. Často bývá přílohou této opční smlouvy projednaná budoucí licenční smlouva, která začne automaticky platit vykonáním opce nabyvatelem, tzn. písemným oznámením nabyvatele poskytovateli, že na základě této opce se rozhodl pro uzavření předmětné licenční smlouvy. Tímto písemným sdělením vstupuje mezi stranami v platnost vlastní smlouva licenční se všemi důsledky v ní pro tento případ uvedenými, zejména plným nahrazením smlouvy opční.

There are currently no posts in this category.